据悉,本次处罚是北京市工商局海淀分局依据“海贼王”商标权利人北京随手互动信息技术有限公司(下称随手互动)提供的线索,发现北京乐汇天下科技有限公司(下称乐汇天下)运营的“口袋海贼王”、“街机海贼王”涉嫌商标侵权。经海淀工商局详细取证,乐汇天下共计收取游戏分成款29370330.99元,因此海淀工商局根据《商标法实施条例》的相关规定,责令当事人立即停止侵权行为,并罚款29370330.99元。

 

这是一起非常罕见的、处罚金额巨大的商标侵权工商处罚案件。

 

一、遭遇商标侵权,不仅仅只有向法院起诉,还能向工商投诉

 

在商标实务领域,若遭遇商标侵权,当事人不仅可以向法院起诉侵权要求赔偿,还能向工商局投诉要求对侵权人进行处罚。本次事件正是工商行政处罚的一个经典案例,但处罚金额之大非常少见。

 

相对于法院诉讼而言,通过工商投诉商标侵权有利有弊。有利之处在于:

 

第一,工商有行政执法权,可以向询问侵权人;查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;对侵权场所实施现场检查;检查、查封或者扣押与侵权活动有关的物品。这些执法措施相对诉讼来说更直接有效,同时也给后续商标维权诉讼提供证据。

 

第二,工商的罚款金额无上限,对侵权人有震慑力。根据《商标法》的规定,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款。也就是说,如果能查到违法金额,罚款金额和违法经营额是直接挂钩的。 在本次事件中,海淀工商局通过调查措施取得合作协议、对账单、发票等证据材料(PS:这些证据材料在民事诉讼中一般是很难取得的),并据此认定违法经营额为29370330.99元,处罚金额即为违法经营数额。

 

虽然工商处理商标侵权有许多优势,但实践中也存在一些现实问题。比如因各地政策不同,部分工商局慎用处罚权,立案普遍存在难度,查处过程中也并非尽心尽力;行政处罚落实到执行阶段,若侵权人不服,将会面临行政复议、行政诉讼一审、二审程序,时间较长;行政处罚金额一般不高,大部分是工商局酌定处罚金额。

 

总体来说,工商投诉是处理商标侵权的一种有效途径,权利人不仅要知晓可以向法院提起侵权诉讼,也要知道存在工商投诉这一处理路径。

 

附工商处罚依据:《商标法》第六十条:工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额五倍以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处二十五万元以下的罚款。

 

二、“海贼王”商标涉嫌商标抢注

 

在本案中还涉及到一个有趣的问题,就是案件中的“海贼王”商标涉嫌商标抢注。

大家对于“海贼王”三个字一定不陌生,海贼王系日本漫画家尾田荣一郎作画的少年漫画作品《ONE PIECE》的中文曾译名,现在OP的官方译名为《航海王》。OP于1999年10月20日起在富士电视台首播,传入国内以来,在很长一段时间内“海贼王”是最被大众所接受的OP中文译名,并且随着动画在国内外的影响渐大,“海贼王”在社会上的影响也逐渐变大,即使官方译名“航海王”也没有达到“海贼王”的知名度。

 

OP的版权方集英社在2007年7月4日申请注册了“航海王 ONE PIECE”的各类商标,但并没有注册“海贼王”的商标。而随手互动公司在2007年8月24日就申请“海贼王”的商标,并成功注册。当集英社意识到“海贼王”商标的重要性,在2013年申请注册“海贼王”商标时为时已晚,最终被商标局驳回注册。

 

如今,随手互动公司手握“海贼王”9类、28类、42类商标,在游戏领域内拥有“海贼王”最重要的三个商标类别,市面上含有“海贼王”名称的游戏基本都涉嫌侵犯该公司商标权利。而OP的版权方集英社仅仅拥有“航海王”的商标,所以如今OP的改编游戏都只能用“航海王”,无法用“海贼王”这个更被玩家接受的译名。

 

因此,“海贼王”是商标被抢注的典型案例,游戏公司在游戏上线前应当重视商标布局,以下是诺诚律师对于商标注册的几个建议:

 

一、起名时进行商标检索

 

游戏公司在设计游戏名称及LOGO时应事先做好商标检索分析工作,考虑商标注册成功的可能性。如果通过商标检索,对于在相同或类似商品上已有相同或近似商标申请的,建议游戏公司可根据实际情况考虑更改调整游戏名称。另外,游戏进行起名时也应当考虑名称是否有不良影响,比如是否涉及宗教、有损道德风尚等问题,比如“鬼吹灯“的商标就因为涉及玄学、盗墓与宗教等问题,被商标局驳回。

 

二、及时注册,注意注册类别

 

 “产品未动,商标先行“。对于中小游戏公司而言,商标全类别注册成本太高,因此如何选择商标注册类别就非常重要,笔者建议:

 

1、在产品上线前应注册核心类别:第9类的“计算机游戏软件”、“可下载的计算机应用软件”等商品;第41类的“在计算机网络上提供在线游戏”等服务;42类计算机软件设计、网站服务、28类的“游戏器具”、“游戏机”;

 

2、在游戏产品获得较大反响可继续运营后,则可选择注册相关衍生类别,比如:38类“通讯服务”、35类“广告和特许经营”、第16类图画、宣传画、纸牌、扑克牌、文具等;第25类服装、鞋、帽、袜、手套、围巾等;第26类装饰品等;第29、30类,包括零食、食品等;

 

3、特别提醒的是,在游戏上线前就游戏LOGO(附游戏名称)申请著作权作品登记,做好商标防抢注的防范措施。

 

三、对于商标抢注,及时提出商标异议、无效或撤三

 

1、对于商标已经被抢注,但抢注者的申请尚未获得注册的公司而言,可以通过提出异议的方法进行救济。根据我国《商标法》的规定,申请商标应当先由商标局进行初步审查,通过审查的进入公告期,公告时间为3个月。在这3个月内,符合条件的主体(包括在先权利人、利害关系人)可以提出商标异议。商标异议是相对来说是成本较低、影响较小的维权方式,重点在于应当提早发现,因为异议期仅为3个月。因此,游戏公司应聘请顾问定期进行商标检索,看在其他类别上是否存在抢注的情况。

 

2、已经获得注册的商标,及时申请无效宣告或申请撤三。比如本案中的“海贼王”商标被各类公司提出多次的商标无效、撤三程序,目前商标仍在撤销、无效程序中。