2003年11月2日,马德里议定书正式在美国生效,这意味着美国也承认了马德里注册的便利性——通过一次申请、一种语言、一种货币,就可以进行多个国家的商标注册。美国的加入,对于推动世界知识产权保护体系的健全和发展具有深远的意义。美国为了适应加入马德里体系的要求,也相应修改了国内法。除了马德里议定书的一般规定外,一项国际申请在美国要求延伸保护还会遇到一些特殊规定,在某些情况下申请人甚至需要直接回复国际局(IB)和美国商标局(USPTO)的审查意见,这对于国内申请人来讲是一个巨大的挑战。下面,笔者就国际申请在美国要求延伸保护时的程序和需要注意的问题进行简单的论述,希望能够为有意通过马德里议定书进行国际注册并在美国要求延伸保护的国内申请人有所帮助。
    一、提出延伸保护申请和申请日的确定
    一项国际申请,如果要求在美国得到延伸保护,就必须提出请求,该请求可以在国际申请中提出,也可以在国际局注册申请商标后的后续指定中提出。国际局会将延伸保护申请通过电子文档形式转给美国商标局。
    如果是在国际申请中提出的延伸保护请求,申请日就为国际注册日;如果是在后续指定中提出的延伸保护请求,申请日就为国际局记录的后续指定日。
    二、意图使用声明
    申请延伸保护的请求必须要包括—份声明,表明有真实的意图在美国使用申请商标。作出该声明的人必须要确信申请人有权在商业上使用申请商标,并且根据其所知,没有其他个人、公司、团体有权在商业上使用与申请商标相同或者近似商标,以免引起混淆和误认。
    有资格签署声明的人包括对申请人有法律约束力的人,对申请人有确切了解或者能够代表申请人的代理人和经申请人授权的美国商标局确定的执业律师。
    意图使用声明是在国际局注册所需文件的必备部分,审查员不会审查在国际注册申请中是否有意图使用声明,也不会核发这方面的审查意见。
    三、对延伸保护请求的审查
    对于请求延伸保护的国际注册的审查标准和在美国主注册簿申请注册商标的标准相同。根据规定,要求延伸保护的商标是不可以在副注册簿登记注册的,因此,申请商标必须是在主注册簿可以注册的,否则延伸保护请求将被驳回。
    美国商标局会将第一次审查意见通过国际局转达给申请人,第二次及以后的审查意见都将按照申请书的通讯地址直接寄给申请人。所以,正确填写申请书的地址尤为重要。美国商标局可以根据申请人的要求变更通讯地址,但不能变更国际申请的代理人的名称和地址,变更代理人的名称和地址的申请必须向国际局提出。
    四、驳回通知
    美国商标局必须在接到国际局的延伸保护申请的18个月内作出是否保护的决定,如果驳回,理由应基于以下3点:
    1.审查未通过;
    2.被提出异议;
    3.18个月后被异议的可能性,如果USPTO向国际局发出这样的决定,则必须在异议期开始后的7个月内或者异议期结束后的一个月内作出驳回裁定。
    美国商标局作出的驳回决定会通过国际局转交给要求延伸保护的申请人,而申请人的回复意见则直接交给美国商标局,不必再通过国际局。
    五、延伸保护证书
    如果要求延伸保护的商标在公告后没有人提出异议或者异议均不成立。美国商标局就会核发延伸保护证书并在官方公告上公布。
    六、国际注册转化为国内注册
    如果国际局根据商标基础注册国的要求全部或者部分撤销了国际注册,申请人可以将被撤销延伸保护的商标的部分或者全部指定商品或服务转化为美国的国内注册。但是转化申请必须在国际注册被撤销之日起3个月内提出,并且只有在基础申请或者注册被撤销的情况下,国际注册才能转化为国内注册,如果是因为没有续展、所有人自己撤销或者其他原因被撤销,则该国际注册不能转为国内注册。
    国际注册人必须直接向美国商标局提出转化申请,转化申请会按照美国国内法律程序进行审查,而所有转化程序并不涉及到国际局。
    在美国加入马德里体系之前,中国的申请人如果要在美国申请注册商标,一般都是通过美国的律师事务所进行办理,费用高昂,因此很多国内申请人不愿在美国过多地注册商标,更别提实施商标战略了。现在申请人可以充分利用马德里体系的便利性在美国注册商标,更加有效地实施商标战略。当然,在注册的过程中可能出现的问题远不止本文所述的几点,但只要把握了特性问题,其他问题解决起来就容易多了。