许多使用手机的消费者都愿意额外付出费用，使手机有与众不同之铃声。因此，全球手机铃声产业，曾经在2004年在创造了20 亿美元之市场。2007年与2008年，手机铃声的产业虽有消退，但在美国仍有几亿美元市场。

　　手机铃声不但可做为商品，手机厂商也相继声请铃声作为商标，包括Verizon、Nokia都将预设铃声申请商标。依照美国联邦商标法，声音可以是商标权保护目标，只要非具功能性声音且具有识别性，就具有商标保护适格性，本文将以商标为目标，讨论美国商标上诉委员会对商标识别性之认定标准。

　　传统识别性理论运用于声音商标之修正

　　2007年Nokia取得预设铃声作为其商标。其他在美国商标局已经取得声音商标，包括20世纪福斯，电影米高梅公司所登记之狮吼，都可以在美国商标局找到相关案例(注1)。因此，以声音取得商标的案例不在少数，特别是娱乐业、计算机产业都有许多声音商标。

　　传统上，商标识别性之强弱，以文字商标产生方式与行业使用文字方式二个要件，将商标分类为独创性、任意性、暗示性、描述性、通用性。独创性、任意性、暗示性商标均具有先天识别性，而描述性商标必须取得后天识别性后才能注册为商标。比如，根据台湾地区商标识别性审查基准，所谓独创性商标是指：“运用智慧独创所得，非沿用既有的词汇或事物，且其本身不具特定既有的含义。”。独创性标识创作的目的，多以用来区别商品或服务的来源。

　　但是，这种独创性商标其识别性之概念，适用于声音商标之识别性有其困难。因为，尽管许多声音标志，本身没有特定含义，也非沿袭过去旋律与事物，其创作的目的也都是申请人用以区别商品与服务之来源，但是美国法一般认为以声音做为目标之商标，传统商传统理论应有所修正，所有将声音分为二类：(一)独特性(unique)、差异性(different)、识别性(distinctive)；(二)一般(commonplace)性。前一类，具有先天识别性，后一类则不具识别性，因此在一般情况下，如果是一般的声音，必须先在消费者心中建立识别商品来源之效果，也就是透过消费者使用该声音之后，使消费者听到声音而能与制造商产生连结。

　　以Apple手机iPhone预设之铃声，在公开之前并无相似声音，如果按照传统的理论，该铃声具有“独创性”符合具先天识别性铃声的资格，所以该铃声向美国商标局申请时，不需要拿出后天识别性的证据。

　　但是，美国局如果判断预设铃声没有任何独特性，则属一般声音，必须先取得识别性才可以注册商标，因此倘Apple尚未贩卖iPhone，未启动以铃声为中心的营销行为，则后天识别性的证据根本还不存在，必须由Apple 建立后天识别性之后，才能声请商标之保护。

　　然而，2009年美国商标上诉委员会在In re Vertex Group LLC 乙案(注2)中，更明确排除声音具备识别性可能性，因此仅有在提供后天识别性的证据才能申请注册，更大大颠覆传统商标识别性认定标准。随后在Nextel Communications v. Motorola, Inc。(注3)，以及2013年在In re Powermat Inc。(注4)， 商标诉讼暨诉愿委员会(TTAB)再次Powermat案件，均提到声音不具先天识别性。

　　声音商标适格性

　　声音被注册商标，必须不能具有功能性，且具有识别性。对于所谓功能性之适用，有两种情况：1.事实上与2.法理上的功能性。所谓事实上的功能性是指该特征在一般普遍感知或使用上层面具有功能性。所谓法理上的功能性是指该特征具有功能或是有经济之效用。在美国商标法上，具有事实功能的特色，仍可能受到商标保护，因为该保护不会阻碍竞争，但如果具有法理功能的特征，则不能受到商标保护，因为如此作为会阻碍竞争。

　　美国商标案件中，有关商标功能性理论应用在声音商标，在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. v. H-D MichiganInc。(注5)一案中有深入之讨论。在Kawasaki Motors Corp. U.S.A. 中，Kawasaki对Harley-Davidson申请摩托车引擎的声音做为商标提出异议。在Harley-Davidson 申请案中，描述该声音商标为摩托车排气管声音的组成。法院认为必须是否该声音商标之申请，应考虑该声音具有马达声音特色、是否其他制造商把马达以同样方式组合，则同样的声音也会产生。

　　TTAB在该案中，并无实质解决该功能性的问题，但是主张应考虑核准Harley-Davidson申请摩托车引擎的声音做为商标，是否将排除制造商使用该摩托车引擎之组合。因此，在本案TTAB认为声音可能具有功能性，于核准商标时也应注意是否有功能性之问题。

　　1947年美国国家广播公司，申请声音商标来保护三响音阶，但直到1978年TTAB才表示该声音获得保护。在In re General Electric Broadcasting Co。(注6)中，TTAB肯认声音可以做为商标申请目标：“声音标志取决于听众的听觉认知，声音本身可能不过有如白驹过隙，当然声音也可能本质上具有差别性或独特，足以唤起听众的心灵潜在意识或是唤起听众对于某一来源与事件相关联(注7)。”

　　在In re General Electric Broadcasting Co。中，TTAB检视了广播台对定期船铃鸣响声音申请注册之适格性，TTAB认为商标的目标并无要求必须以图像形式呈现，因此一声音要能够指示来源，纵 使无法以图像表达仍具有商标适格性。General Electric 案中，TTAB认为船铃鸣响并不具有先天识别性，因为该声音为一普遍声音，与其他船只鸣响声音相似，因此，不具声音识别性，要求申请人在注册该商标时需要 提出后天识别性的证据。

　　TTAB相关有关机械音不具识别性之相关见解

　　识别性在声音商标审查中一直扮演着重要的角色，1978年General Electric，TTAB对于声音识别性与适格性意见，一直拘束TTAB和联邦法院。在General Electric案中，声音商标识别性强弱不同于传统商标识别性之理论而被分为二类，其一为一般声音，其二为具先天识别性声音。一般声音需要提供后天识别 性的证据，但如果被认定为先天识别性的声音则无须再提供识别性之证据。因此，当法律或商标局如果认定声音为一般声音，例如，在Ride the Ducks LLC v. Duck Boat Tours, Inc(注8). 一案，法院裁定鸭子的叫声为一般声音，因为该声音为一般大众知悉，因此，鸭子的叫声不具有先天识别性，所以在提出商标注册时仍需要有后天识别性的证据。在Ride the Ducks LLC 乙案登记注册就是一般鸭子叫声，难以称上有任何创作可言，然而机械音并非自然界具有声音，是否可以排除先天识别性之适用？一直以赖TTAB并无明确标准，直到2009年Vertex Group才有较确定见解。

　　In re Vertex Group LLC见解

　　2009年Vertex Group 这个案件引起美国实务人士的讨论，主要是因为美国商标上诉委员会(TTAB)，提出一个声音商标申请限制。TTTB认为如果声音是由产品正常操作下所发出 的声音，那么所发出的声音为不具先天识别性的商标，申请人必须提出已经建立第二重意义的证据之后，才能申请商标保护。

　　本案Vertex Group是以 “AmberWatch”的声音来申请商标保护，因为商标局驳回声请，因而驳回处分提出上诉。TTAB 审理时，发现Vertex Group公司是以给小孩使用的一组合式手表与个人警报器来开发AmberWatch，这样的设计本是为了帮助家长保护小孩免于绑架或是其他犯罪。因此， 该手表主要功能在于可以发出115分贝讯号，Vertex Group并主张这样的讯号，在超过一个足球范围的距离之内都可以听到。

　　Vertex Group的商标申请案，包括两个不同商标注册申请，二个申请都与警报器的声音有关。其一为小孩手镯的个人安全警报器，用来阻遏和预防小孩绑架。其二为个 人安全警报器。两个申请案中也都说明商品具有识别性，Vertex Group并表明在交易上使用该商标之意图。但是审查官拒绝这两项申请，审查官认为Vertex Group的商标申请案，欠缺具备商标功能之基础，因为所申请为数个单音，不足以具有识别性。

　　TTAB就Vertex Group的申请案加以审理后，TTAB仍然驳回其上诉。在Vertex Group案中，TTAB再度重申声音商标能作为商标之目标。但是在判断商标识别性时，TTAB遵守General Electric’s 对于一般声音和具先天识别性声音的区别的标准。

　　TTAB主张，如果属于一般声音必须要提出拥有后天识别性之证据，如果是先天识别性的声音则不须提出后天识别性的证据，必须证明该声音可以指示出某一特定产品或服务。TTAB 进一步指出，申请案是以产品在通常运作下发出的声音作为目标，以提出该商品之商标注册，那么只有提出后天识别性的证据，才可获得注册之保护。所谓“以产品 通常运作产生的声音作为该商品商标的的产品”，TTAB也提供相关案例：包括闹钟、其他含有声音警报和讯号的装置、电话、警报产品都属这类产品。如果被纳 入此类产品，仍以机械音作为目标，必须提供后天识别性的证明。TTAB把此新认定标准适用在Vertex Group的申请案上，因而确认商标局驳回商标申请之处分。

　　Nextel Communications v. Motorola, Inc。案例

　　2009年在Nextel Communications v. Motorola, Inc.，TTAB再对对于机械音商标问题进行审理，TTAB指出Motorola以电子线性调频声音(electronic chirp)作为手机商品商标的目标进行注册申请，但是使用手机消费者本来就预期手机类商品会一种发出声音商品，因此如同TTTB在Vertex Group案件所建立之标准：“在正常操作下会发出声音的机具，机械音不具先天识别性。”Motorola以机器音申请声音商标必须先具备商标后先识别性 才能注册。

　　Nextel Communications v. Motorola, Inc。乙案，起因于2003年4月，Motorola向商标局申请注册虫鸟叫声为声音商标，申请案中描述该声音如同一电子虫鸟鸣声，并由24毫秒节奏、 1800频率组成，将使用在手机或是双向无线电。Motorola并主张其在1996年4月第一次使用该声音。Nextel则基于两个理由反对该注册，主 张Motorola并未在一般商业交易习惯下使用该虫鸟鸣声为商标，以及该虫鸟鸣声不具有先天识别性，且无后天识别性。

　　TTAB于本案确认Vertex Group所建立标准，因此维持商标局驳回Motorola的申请。Motorola虽主张该商标具有先天识别性，但是TTAB审理后并判定：该虫鸟鸣声 已经与手机的使用本身产生连结关系，因此不具先天识别性。Nextel Communications案，TTAB不但重述Vertex Group判断的标准，并且再度确认是用Vertex Group所建立判断标准的产品类别，包括手机，以及器具本身可发出声音，都落入一般使用方式下发出声音的商品种类。因此，在Vertex Group判断标准，手机发出的该声音不具备先天识别性，且唯有在出示后天识别性证据的情况下才能得到保护。

　　科技业的发展与产品的多样性，使得可作为知识产权保护的目标越来越多，产业为使其产品得到完善的保护，并且避免其他竞争对手的仿冒，自产品的创新到产品特色，善用知识产权保护策略，结合不同知识产权特性加以保护产品。在政策上，各国商标保护，虽然朝向放宽各种目标适格性，但是仍以不公平竞争作为检核点。

　　在商标保护领域，具有识别性的标志除非具有功能性，否则可申请为商标。因此过去不被承认之“单一颜色”、“产品包装”、“商品概念店室内装潢”、“气味”、“嗅觉”、“声音”、“美术著作物”等目标，各国主管机关都明示或默示其得以商标保护，但强调必须取得后天识别性之门坎。整体而言，在开放商标注册目标同时，主管机关更着重“功能性”之审查、与后天识别性之建立。