我国现行商标法第三十二条规定中的“他人已经使用”系主张权利的请求人的使用,原则上其他主体的商标使用行为不属于该条法律规定所指的使用行为,但在特定情况下,个体工商户的在先使用行为宜视为在后成立公司的使用行为。
    案情：天津市利鑫达夏星散热器有限公司诉商标评审委员会、黄磊商标异议复审行政案
    涉案被异议商标为第5522122号“利鑫达LXD”商标(如图),由河南省自然人黄磊于2006年8月4日向国家工商行政管理总局商标局(下称商标局)申请注册,经初步审定使用在第11类中心暖气散热器、水龙头、暖气片、暖气装置、装饰喷泉、供暖暖气用增湿器、水暖装置用管子三通、自来水设备的调节和安全附件商品上,在散热箱盖、蓄热器商品上的注册申请未予初审公告。
    在法定异议期内,天津市利鑫达夏星散热器有限公司(下称利鑫达公司)针对被异议商标向商标局提出异议申请,商标局经审查作出(2011)商标异字第25259号裁定,对被异议商标予以核准注册。
    利鑫达公司不服上述裁定,在法定期限内向国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)提出异议复审申请。利鑫达公司在评审阶段向商标评审委员会提交了以下主要证据:利鑫达公司的宣传册,该宣传册上载有“利鑫达LXD”标志;利鑫达公司委托他人设计商标的声明书及凭证复印件;利鑫达公司产品检验报告复印件;利鑫达公司产品责任保险单复印件;利鑫达公司产品责任标准复印件;利鑫达散热器厂在被异议商标申请日前订立的委托代理及供销合同复印件等证据。
    2013年12月16日,商标评审委员会作出商评字〔2013〕第135527号《关于第5522122号“LXD利鑫达”商标异议复审裁定书》(下称被诉裁定)。该裁定认定:根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法(下称第二次修正的商标法)第三十一条保护的在先权利一般指除商标权以外的其他权利。利鑫达公司提交的证据不足以证明被异议商标的申请注册侵犯了其除商标权以外的其他权利,亦不能证明在被异议商标申请注册日前,利鑫达公司在被异议商标指定使用商品或类似商品上,使用与被异议商标相同或相近似的未注册商标并达到有一定影响的程度,故被异议商标的申请注册未违反第二次修正的商标法第三十一条的规定。综上,商标评审委员会裁定:被异议商标在复审商品上予以核准注册。
    诉讼期间,利鑫达公司向一审法院提交如下证据:利鑫达散热器厂2004年宣传册和利鑫达公司2007年宣传册;企商百度竞价网络服务订单,广告业务合同,《北方供暖》广告发布合同书,中企和力搜索e路通合同;“天津市利鑫达夏星散热器有限公司”企业名称预先核准通知书;利鑫达公司设立登记申请书和工商信息,该份证据显示,利鑫达公司成立于2005年6月14日,注册资本为600万元,王贺义出资195万元;王贺义出具说明等证据。
    利鑫达公司向二审法院提交如下证据:2002年至2005年利鑫达散热器厂订立的供销合同、托运单、送货单、运输协议、往来收据,其中部分供销合同中记载“利鑫达牌散热器”;天津利鑫达散热器有限公司生产的“利鑫达”牌散热器获得的荣誉证书;天津市工商行政管理局宁河分局出具的市场主体基本信息,该信息显示利鑫达散热器厂为个体工商户,经营者为王贺义,地址为大北乡独立村,且该个体工商户于2005年12月2日注销;利鑫达公司在被异议商标申请注册日前签订的销售合同及相应单据,其中2006年2月27日与宗艳丽订立的供销合同,2006年3月2日与天津市亚太地板采暖科技有限公司订立的供销合同以及2006年3月3日与西安市未央区华亿水暖管材工程配套经营处签订的合同中记载有“利鑫达牌”。
    判决
    经审理,北京市第一中级人民法院判决:维持商标评审委员会被诉裁定。利鑫达公司不服一审判决,提起上诉。北京市高级人民法院二审判决:撤销一审判决及商标评审委员会被诉裁定;商标评审委员会重新作出裁定。
    评析
    我国现行商标法第三十二条规定:申请商标注册不得损害他人现有在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。通常情况下,该条法律规定中的“他人已经使用”系主张权利的请求人的使用,原则上其他主体的商标使用行为不属于该条法律规定的在先使用。但对于已经注销的个体工商户而言,个体工商户的业主将其在先使用的商标投入在后开办的公司使用,并在保持了商标使用的商业外观的特定情况下,可以认定该个体工商户的使用行为构成我国现行商标法第三十二条规定的在先使用行为。
    该案中,利鑫达散热器厂自2002年开始便在散热器商品上使用“利鑫达”文字商标,经其长期使用,“利鑫达”商标在散热器商品上已具有一定影响。利鑫达散热器厂为个体工商户,其经营者是王贺义。2005年6月14日,王贺义作为主要股东发起设立了利鑫达公司,并担任该公司的法定代表人,利鑫达散热器厂于同年注销。此后,利鑫达公司在其经营活动中沿用了利鑫达散热器厂原经营地址,并销售相同的商品。因此,虽然利鑫达公司与利鑫达散热器厂是相互独立的主体,但两者在经营活动上的特定关系使得“利鑫达”未注册商标的商誉得以延续。由于利鑫达散热器厂现已注销,而且根据利鑫达公司在二审期间提交的证据,利鑫达公司在被异议商标申请注册日前在散热器商品上也使用了“利鑫达”商标,因此利鑫达公司有权就该商标提出相关主张。经过利鑫达散热器厂及利鑫达公司的长期使用,“利鑫达”商标在被异议商标申请注册日前已经在散热器商品上具有一定知名度。根据在案证据,黄磊的亲属曾经代理销售利鑫达散热器,而黄磊作为同业经营者,其理应知晓利鑫达公司在先使用“利鑫达”商标,其在同一种或类似商品上申请注册显著识别部分为“利鑫达”的被异议商标,构成抢注行为,应当予以遏制。