美国司法实务中逐渐发展形成的所谓的“公众使用”(public use rule)规则,主要是为了解决实践中商标俗称所引发的纠纷。商标俗称是指社会公众对某商标的通俗性称呼,而非正式的商标或者官方名称。比如在中国,“索爱”一般是对“索尼爱立信”的简称,“伟哥”、“小米”也是典型的商标俗称。
倘若有人欲将与他人的某商标或某商品所对应的特定俗称申请注册为商标,该俗称所对应的经营者就很有可能会反对或提出异议;若有人对相关俗称直接进行商业性使用,也会令上述经营者反感或不快吧, 尤其是在竞争性行业或类似商品等相关领域中。不过,商标俗称的特殊性在于,俗称的产生(创设)和被使用并非基于正式商标权人的意愿,绝大部分情况下是社会公众的创造和使用行为。所以,在反对注册或禁止他人使用时,商标权人所凭借的依据是什么? 值得我们认真研究和思考。若是基于反不正当竞争的层面和理由,或许还能自圆其说;但若正式商标权人想主张自身对俗称的商标权,恐怕不太轻松了。下面我们看看美国的相关做法。
早在1942年的Coca-Cola Co. v. Busch (44 F. Supp. 405, 410, 52 U.S.P.Q. 377 (D. Pa. 1942)) 一案中,美国法官就已初步表达了对公众使用俗称行为的高度关注,但主要是从反不正当竞争法的层面予以判定的,并无标志性意义。之后,在American Stock Exchange, Inc. v. American Express Co. (207 U.S.P.Q. 356 (T.T.A.B. 1980))、Big Blue Products, Inc. v. International Business Machines Corp. (19 U.S.P.Q.2d 1072 (T.T.A.B. 1991))、National Cable Television Ass'n v. American Cinema Editors, Inc. (937 F.2d 1572, 19 U.S.P.Q.2d 1424 (Fed. Cir. 1991)) 等一系列经典案例发生之后,公众使用规则才渐渐浮出水面、变得清晰起来。作为一般性结论,公众使用规则的核心含义为:某商标俗称如果仅凭公众(含媒体)的使用行为而在消费者心目中与特定经营者(或其产品)产生了对应性或一致性, 那么,即使该经营者从未将该俗称用于商业宣传,也可以就俗称享有商标性权利。
根据上述规则,社会公众对某商标简称、昵称等俗称的使用,有可能产生受法律保护的商标权益。在特定条件下,公众使用规则将使注册商标的商标权的效力延伸至该商标的缩写、简称、昵称等俗称之上。可见,就社会公众对俗称的使用而言,在特定条件下,美国部分法院已经从最初的赋予正式商标权人“反不正当竞争”意义上的保护,突破至了赋予其商标法意义上的“商标权”了。这是传统商标法理论与“公众使用”规则的根本区别!
20世纪90年代,公众使用规则得到进一步完善。在National Cable Television Association, Inc. v. American Cinema Editors, Inc.一案中,法院认为,“若公众使用商标俗称是为了俗称对应者的利益(inures to the benefit of),则即使不存在自身的使用而仅有公众的使用, 也可以认定俗称对应者在该俗称上享有商标权,此时公众的使用可视为俗称对应者自身的使用。”法院强调,必须满足“公众使用俗称是为了正式商标权人的利益”这一条件,“推定的在先使用”(constructive priority of use)--将公众的使用“推定”为(视为) 俗称对应者的使用--才能成立。“公众使用俗称是为了正式商标权人的利益”可以理解为:公众使用相关俗称的实际效果(结果或利益)客观上对正式商标权人有利、增添了正式商标权人的正式商标的显着性。
总体而言,根据公众使用规则,正式商标权人能否将俗称所代表或蕴含的商誉收入囊中,主要取决于两大因素:一是客观事实,即社会公众在创造和使用商标俗称的过程中是如何具体将俗称与正式商标建立联系、建立起了何种程度的联系,如部分法院所述的“为了俗称对应者的利益”、“增添了正式商标的显着性”;二是主观态度,即正式商标权人对俗称与正式商标之间的指代关系的表态,是肯定(默认)还是否定(拒绝)。倘若正式商标权人公开明确地予以否定或反对,其将不能援引或适用公众使用规则获得延伸至该俗称的保护。
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