郭某系“以纯”、“YISHiOn”、“YISHiOn 以纯”注册商标的权利人。经郭某许可,原告东莞某公司获得了上述三个注册商标的使用权,并有权以自己的名义对仿冒、假冒商标或其他侵害商标专用权的侵权行为向法院提起诉讼。
    后原告发现被告陈某在其开设的淘宝店的商品描述中使用了“YISHiOn /以纯专柜代购”、“2013新以纯专柜正品代购”字样等。原告认为,从被告网店的商品品种、数量看,其规模不属于零星物品再售的自助服务,被告并非原告的特许经销商或加盟经销商,在未取得商标使用授权的情况下使用涉案商标,攀附“以纯”商标的知名度,不属于合理使用;被告提供他人商标和款号的侵权搜索后,使网购者可直接找到该商品而购买,使得线下实体店沦为网店的试衣间,这种行为是恶意的,严重损害了原告自身需要维系的线下销售体系的利益。
    【分歧】
    第一种意见认为,被告未经权利人许可,擅自使用他人注册商标,构成侵权。
    第二种意见认为,根据权利用尽原则,被告转售标注原告商标的商品无需经过原告同意,不构成侵权。
    第三种意见认为,一般而言,在商品销售宣传中使用商品的注册商标,符合商业惯例,但前提是被告能够证明其代购的商品为商标权人许可投放市场的商品,否则,被告应承担侵权责任。
    【评析】
    实践中,代购网站使用他人注册商标主要有两种情形:一是在商品名称中使用他人注册商标及商品型号;二是在商品描述中标注他人注册商标,有的是文字描述,有的在图片上加注的水印中使用。这两种使用方式都有可能被商标权人诉诸法院。笔者赞成第三种意见。
    1.侵权判断前提:是否属于商标意义上的使用行为
    新商标法第五十七条第一款第(一)项和第(二)项共同组成了目前商标侵权判断的最基本的标准,这两项法律规定都明确要求被控行为使用了商标。第五十七条第一款第(二)项规定了“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的” ——该条实际上是将司法解释所确立的混淆标准予以法定化——容易导致混淆的要件表述显然是将构成商标侵权的行为严格限定于商标使用行为。这是因为侵害商标权首先是一种商标使用行为,如果他人的行为不构成商标使用,也就无从谈起商标侵权,不需要再进行混淆判断。需要指出的是,该条第(一)项规定“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”为侵犯注册商标专用权的行为,尽管其未要求混淆要件,但是侵权成立的前提仍然是其必须构成商标使用,如果不是,仍不构成此种商标侵权行为。最高人民法院在再审申请人陕西茂志娱乐有限公司与被申请人梦工厂动画影片公司、派拉蒙影业公司等侵害商标权纠纷案中指出:“商标的基本特性是区别商品或者服务的来源,构成侵害商标权的行为应当是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为,即被诉侵权标识必须进行了商标意义上的使用……由于《功夫熊猫2》使用‘功夫熊猫’字样是对前述《功夫熊猫》电影的延续,且‘功夫熊猫’表示的是该电影的名称,用以概况说明电影内容的表达主题,属于描述性使用,而并非用以区分电影的来源,故梦工厂对‘功夫熊猫’文字的使用并非商标意义上的使用,不构成对本案商标权的侵害。”因此,判断代购网站被诉侵害他人商标权,首先要判断被诉行为是否属于商标法意义上的使用行为。
    上述第二种情形,即在商品描述中标注他人注册商标构成商标法意义上的使用行为并无争议,因为无论是文字表述如“本店销售耐克运动鞋”还是在鞋子图片上加注“耐克”字样,都具有识别商品来源的作用。而上述第一种情形,即在商品名称中使用他人注册商标,是否属于商标法意义上的使用行为有不同观点。有人认为,这属于描述性使用而非商标性的使用。笔者认为,描述性使用仅仅是对标识的第一含义的使用,如为了表明商品的质量、功能、产地、数量等,并不是为了指示商品的来源。而代购网站在商品名称中使用他人注册商标显然是为了指明其销售的商品的来源。以本案为例,被告网店标注“YISHiOn /以纯专柜代购”明确向一般消费者说明其销售的商品是来源于YISHiOn /以纯品牌,尽管被告销售的可能是假冒他人注册商标的产品,但不影响其在商品名称中使用他人商标行为的性质。
    2.抗辩审查:本案是否适用权利用尽原则
    权利用尽原则是指,一项产品(作品)由权利人本人或经权利人同意投放市场后,他人再进行分销(发行),权利人都无权过问。在法领域,多数国家的规定是一致的,认为权存在权利用尽问题,如我国法第六十九条第一款即作出了明确规定。但在版权、商标领域,权利用尽原则争议颇大。一方面,权利用尽原则在国内产品上的适用,不同国家法律有不同回答。例如,德国法律认可权利用尽原则,而法国、比利时则规定,经权利人许可投入市场的复制品,该权利人一直有权控制到“最终使用者”这一层。另一方面,权利用尽原则是否适用于产地在境外的产品,即平行进口的产品是否得以抗辩适用权利用尽原则,也尚有争议。例如,美国第九巡回法庭判决的欧米茄公司(Omega SA)诉好市多批发公司(Costco Wholesale)一案,第九巡回法庭认为“首次销售原则仅适用于在美国境内生产和分销的产品”。该案判决后,引发了很大争议。案件上诉后,美国最高法院大法官们仅以较大分歧支持了第九巡回法庭。我国有学者撰文指出,从我国经济利益出发,我国在平行进口问题上应倾向于商标权国际权利用尽。正因为各国在权利用尽原则上分歧较大,TRIPS协定第六条将权利用尽交由各国自行解释,这样的条款在TRIPS协定是绝无仅有的。
    无论国内权利用尽还是国际权利用尽,适用的对象都是商品本身,并不涉及广告等其他载体。因为设立权利用尽原则的目的是防止权利人滥用自己权利、维护社会利益,如果权利人许可将产品投入市场后,该产品的后续批发、零售、转让和使用还需要一一经过权利人许可,将大大影响到商品的正常流通和正常使用。因此,对于代购网站在商业活动中标注他人商标的行为,不应认定等同于商品本身,否则,将不当地扩大了对权利人的限制。